Späť

Lucia Jakúbková / Vytvorené 28.9.2017 / 617 pozretí

9 častých otázok o ochranných známkach

Ak ste majiteľom malej firmy, je možné, že ste ešte neriešili jednu z najnenápadnejších a pritom kritických chýb pri rozbehu podnikania - využívanie obchodného mena bez registrovanej obchodnej známky. Ako sa vyhnúť problémom, kým ste ešte do komunikácie neinvestovali príliš veľa? V tomto článku vám naše právne oddelenie odpovedá na najčastejšie otázky, týkajúce sa postupu registrácie ochranných známok na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Zdroj: business2community.com

 

1. Prečo je potrebné urobiť rešerš pred finálnym výberom názvu a podaním prihlášky na ochrannú známku?

Vo finálnom výbere názvu majte aspoň dve alternatívy, pre prípad že by niektorá neprešla hĺbkovým rešeršom v registroch ochranných známok. Vďaka tomu ešte pred podaním prihlášky zistíte, či už niekto danú alebo podobnú značku ako ochrannú známku používa, prípadne či sa už podobná značka náhodou nenachádza v procese schvaľovania prihlášky. Ak takéto označenie tovaru alebo služby v zhodnej alebo zameniteľnej forme existuje, označenie nespĺňa podmienku na zápis a musíte si vybrať iné. Hĺbkovú rešerš vám vieme pripraviť behom niekoľkých dní ešte pred podaním prihlášky a ušetriť tak čas, peniaze a aj možné právne kolízie v budúcnosti.

Mať zaregistrovanú doménu nestačí. Opak je pravdou, v súdnych sporoch vždy vyhráva ten, kto prvý podal prihlášku alebo už má registrovanú ochrannú známku. Problém mala aj slovenská firma Kempingski, ktorá poskytuje ubytovacie služby v stanových mestečkách na festivaloch. Vtipný názov bol nápaditý, no úsmev na tvári asi zamrzol majiteľom, keď dostali poštu od právnikov svetovej hotelovej siete Kempinski. Dnes už bývalý Kempingski figuruje pod názvom Tent Inn a doména so starým názvom kempingski.com je presmerovaná na kempinski.com.

Zdroj: Pohoda

 

2. Čo môže byť ochrannou známkou?

Podľa zákona 506/2009 Z.z. môže byť ochrannou známkou akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Pri registrácii si teda v prihláške vyberáte, či potrebujete slovnú ochrannú známku, obrazovú, kombinovanú alebo trojrozmernú. Zákon ďalej upravuje, ktoré označenia ako ochranná známka registrované byť nemôžu: napríklad také, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, sú v rozpore s verejným poriadkom, môžu klamať verejnosť o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, atď. Pre viac podrobností odporúčame preštudovať si spomínaný zákon alebo sa obrátiť na právneho experta z oblasti práva duševného vlastníctva, ktorého máme aj v našom tíme.

 

3. Aký je postup pre získanie ochrannej známky platnej na Slovensku?

Samotná registrácia na Slovensku prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva (indprop.gov.sk) trvá približne 11 až 15 mesiacov. Po rešerši je druhým krokom podanie prihlášky na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti a môže sa týkať iba jedného označenia. Pri vypĺňaní prihlášky býva najproblematickejším zaradenie poskytovaného tovaru alebo služby pod správnu triedu v aktuálne platných triednikoch. V cene jednej prihlášky môže prihlasovateľ uviesť najviac 3 triedy, teda tri kategórie tovaru či služby, ktoré chce chrániť. Príliš vágne zaradenie tovaru či služby môže celý proces predĺžiť, nakoľko predkladateľ bude dodatočne vyzvaný na upresnenie. Nasleduje konanie o zápise ochrannej známky, počas ktorého sa predložená prihláška posudzuje formálne aj vecne. Stav aj obsah prihlášky počas tohto procesu možno sledovať vo verejne prístupnej elektronickej databáze, vďaka čomu môžu tretie strany podať prípadné námietky. Ak k námietkam nedôjde počas 3 mesiacov od zverejnenia, vykoná sa zápis ochrannej známky do vestníka. Dňom zápisu ochrannej známky môžete začať používať značku ®, ktorej platnosť je 10 rokov.

Cena zápisu ochrannej známky záleží od množstva úkonov, ktoré sa v súvislosti s prihláškou vykonajú a môžete si ich zistiť na stránke ÚPV – Správne poplatky. Napríklad cena za individuálnu ochrannú známku do troch tried tovarov alebo služieb je 166 EUR.

Zdroj: jbelonline.org

 

4. Aký je postup registrácie ochrannej známky v krajinách EÚ?

Ochranná známka Európskeho spoločenstva poskytuje ochranu v rámci štátov Európskej únie, prostredníctvom jednej prihlášky podanej na EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Po schválení zápisu platí ochranná známka vo všetkých štátoch Európskej únie vrátane Slovenska 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Samotný schvaľovací proces má podobný priebeh ako schvaľovanie ochrannej známky na SR. Prvým krokom registrácie ochrannej známky na území Európskej únie je podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva (The Community Trade Mark – Unijná ochranná známka). Táto prihláška sa môže podať v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, ktorý ju do 14 dní zašle do EUIPO alebo sa môže podať elektronicky, či poštou priamo cez EUIPO. Prihlášku je možné podať v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ. Cena za takúto registráciu začína od 850 EUR za známku pre jednu triedu tovaru či služby.

 

5. Ako registrovať značku v USA resp. celosvetovo?

Globálna registrácia značiek sa opiera o Madridskú dohodu – jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých 97 členských krajín madridského systému, vrátane USA alebo len do vybraných krajín. Ako Úrad priemyselného vlastníctva uvádza, „žiadosť o medzinárodný zápis podáva prihlasovateľ na zápisnom úrade toho štátu, v ktorom má podnik/bydlisko/štátnu príslušnosť”. Čiže ak má vaša firma sídlo na Slovensku a podá národnú ochrannú známku, úradom pôvodu je ÚPV. ÚPV následne vypracuje medzinárodnú prihlášku a postúpi ju do dvoch mesiacov po zaregistrovaní národnej ochrannej známky WIPO. WIPO skontroluje správnosť klasifikácie prihlasovanej služby či tovaru a takisto formálnu stránku prihlášky. Všetky procesy a komunikáciu pre majiteľa medzinárodnej ochrannej známky na Medzinárodnom úrade sprostredkúva ÚPV. Majiteľovi vyplýva len povinnosť uhrádzať poplatky podľa platného sadzobníka (v jednotnej mene, aktuálne v švajčiarskych frankoch). Počas platnosti známky môže majiteľ dodatočne požiadať o „územné rozšírenie ochrany do zmluvných štátov, kde ešte známka nebola zapísaná” (ÚPV, 2016). Na stránke WIPO si môžete vypočítať cenu danej známky pre vybranú krajinu. Napríklad v prípade registrácie jedného farebného loga pre jednu triedu tovaru či služby len pre USA by sa cena pohybovala na úrovni 1200 CHF (cca 1050 EUR).

 

6. Je možné rozšíriť ochrannú známku po jej schválení aj na iné kategórie?

Ochrannú známku po schválení prihlášky podľa zákona už nie je možné rozšíriť o ďalšie triedy, preto si treba dobre zvážiť potenciál rastu v špecifických kategóriách. Naopak, za poplatok môžete odobrať vybrané triedy ochrannej známky.

 

7. Čo robiť, keď značka ešte nie je zaregistrovaná, ale potrebujeme ju komunikovať?

Značku môžete používať aj bez ochrannej známky, nesie to však so sebou určité právne riziko. Vyhnete sa tak situácii, že investujete do komunikácie značky, zaužíva sa a následne ju kvôli konfliktu s existujúcou ochrannou známkou budete musieť budovať od začiatku a rebrandovať.

Napríklad český výrobca alkoholických nápojov Jan Becher - Karlovarská Becherovka sa vďaka registrácii ochrannej známky viac krát chránil súdnou cestou pred slovenskými napodobeninami slávneho likéru. Hoci sa nápoj líšil farbou aj chuťou, výrobcovia ho predávali v typických zelených fľašiach s názvom „Original Becher Bitter“. Prípad vyriešil až Najvyšší súd v prospech majiteľa ochrannej známky, ktorý má zaregistrované slovné spojenia „Johann Becher” a „Becher Bitter”.

Zdroj: grouptravel.ro

 

8. Aké sú riziká neregistrovania?

Predstavte si, že máte skvelú značku, do ktorej ste už investovali množstvo peňazí a času. V prípade, že niekto práve v tejto chvíli podáva prihlášku alebo už registroval váš názov alebo logo ako ochrannú známku, vystavujete sa viacerým rizikám. V prvom rade ochrannú známku v budúcnosti nebudete môcť využívať. V najlepšom prípade sa budete musieť premenovať a prejsť komplexným procesom rebrandingu. Prinajhoršom sa vystavujete riziku žaloby zo strany majiteľa ochrannej známky, ktorá vás môže vyjsť veľmi draho. V prípade, že nedôjde k mimosúdnej dohode, ktorá často ráta so sankciami, pripravte sa už teraz na nekonečné súdne ťahanice. Ak vaša konkurencia zaregistrovala medzinárodnú ochrannú známku, vaše šance na globálny rast sa rovnajú nule.

 

9. Preverujete názvy v databázach ochranných známok už v procese jeho tvorby?

Unikátnosť a odlíšiteľnosť je základným parametrom nielen pri brandingu, ale o to viac pri snahe o zabezpečenie ochrany vášho názvu pred konkurenciou. Práve preto je súčasťou naming procesu aj základná rešerš v registroch ochranných známok. V rámci nej eliminujeme možné zhody už s podanými alebo zaregistrovanými označeniami. Následne odporúčame ešte daný názov opätovne preveriť  prostredníctvom hĺbkovej rešerše tesne pred podaním prihlášky advokátom alebo známkovým zástupcom a okrem presnej zhody zisťovať aj potenciálne podobnosti pre dané triedy nicejskej klasifikácie a vybrané krajiny.

Môžeme vám pomôcť s:

  • celosvetovými ochrannými známkami

  • lokálnymi ochrannými známkami

  • ochrannými známkami pre EÚ

  • USPTO registrom ochranných známok

  • Google due diligence kontrolou

  • CTM

  • WIPO Madrid Protocol

  • špecifické priemyselné databázy

  • registračné stratégie

  • kalkulácia nákladov na registráciu

Špeciálne poďakovanie

Ďakujeme za konzultáciu a pripomienkovanie tohto článku Lukášovi Steinigerovi, ktorý pôsobí ako vedúci tímu advokátskej kancelárie STEINIGER | law firm pre oblasť práva duševného vlastníctva a odborník na ochranné známky a patenty.

Nechajte si zaslať cenovú ponuku
* povinné polia

Autor článku

Lucia Jakúbková

Lucia prišla do Bignamu z Amazonu, kde získala skúsenosť z práce v medzinárodnom tíme. Hovorí plynule francúzsky, anglicky a vďaka absolvovaniu Ekonomickej univerzity aj v marketingovým buzzword jazykom.